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百日程序:國企海外維權新武器

◎ 文 《法人》特約撰稿 冉瑞雪

CASE REVIEW·經典案例

2019年1月30日,美國Vitaworks公司等申請人請求美國國際貿易委員會(US International Trade Commission, ITC)對中國企業出口至美國的牛磺酸產品啟動337調查,湖北遠大生命科學與技術有限責任公司、湖北潛江永安藥業股份有限公司、江蘇江陰華昌食品添加劑有限公司以及這3家中國牛磺酸生產企業超過20家下游經銷商被列為被申請人。申請人指控涉案企業侵犯其多項專利權,并請求ITC發布有限排除令和禁止令。

牛磺酸產業是中國在全球細分產業中的優勢產業,屬于不為大眾所知的隱形冠軍。全球90%以上的牛磺酸產量在中國。本案3家生產企業屬于全球最大的3家生產商,故本案勝敗涉及到牛磺酸產業的全球競爭格局。

本案,我所代理牛磺酸產業共計約30家企業在立案前就請求ITC啟動特殊程序—百日程序,并要求在100天內首先確定申請人是否滿足國內產業經濟要件。在2019年2月28日ITC發布的立案通知中,ITC支持了我們啟動百日程序的請求。在百日程序中,被訴中國企業合理、靈活地運用了該程序的規則優勢,成功迫使申請人在2019年4月1日主動撤訴,自本案立案僅歷時一個月。2019年4月10日,該案行政法官頒布本案初步裁決,同意申請人撤訴。2019年4月26日,ITC作出終裁,決定不復審行政法官同意申請人撤訴的初步裁決。至此,牛磺酸337調查案正式終結。如此迅速的勝利在337調查歷史中實屬罕見。

開創快速致勝先河

百日程序是ITC新提供的一種程序機制,旨在337調查程序中優先解決是否存在國內產業、專利是否有效等前置性問題,暫停其他問題的審理,有利于節省訴訟資源。在經歷了將近5年的試點之后,百日程序于2018年納入正式規則并自 2018年5月正式生效,但在本案之前尚沒有中國企業主動發起該程序并取得勝訴的先例。

本案中,被訴企業的策略得當,使得百日程序的調查中心落在申請人一側的國內產業問題上,這不僅減輕了被訴企業在時間、精力和成本上的負擔(包括進行全面證據開示的成本和工作量),還使得申請人的前期負擔大大增加,為被訴中國企業贏得了寶貴的應訴主動權,并最終迫使申請人放棄訴訟。

本案牛磺酸產業聯合應對,開創了中國企業主動利用337調查百日程序快速取勝的先河,并開拓出一條省時、省力且經濟的全新制勝之路,使得中國企業能夠更加自信、積極、有效地應對337調查。

重視新興實務規則

百日程序作為新興且具有重大意義的實務規則,無論是該規則的建立過程還是最新進展,均值得關注。

百日程序始于ITC在2013年6月24日頒布的一項試點計劃(pilot program)。根據該試點計劃,ITC試圖檢驗提前審理337調查中的一些對案件最終結果具有決定性的問題(dispositive issues)是否可以減少不必要的訴訟、節省時間以及降低各方的成本。例如,是否存在美國國內產業是典型的決定性問題,即,如果沒有相關國內產業,申請人的救濟主張將無法獲得支持。在沒有試點計劃的情況下,是否存在國內產業的裁定通常包含在行政法官的初裁中,此時離立案已有相當長的一段時間,而該試點計劃將是否存在國內產業的裁定限定在立案之后的100日之內。根據該試點計劃,如果有必要,ITC在立案時會特別要求行政法官在立案后的100日之內提前審理是否存在國內產業,在處理該問題期間,其他問題的審理暫時中止。

實際上,在頒布此試點計劃之前,ITC已經在2013年3月立案的疊層包裝案(案號:337-TA-874)中要求行政法官提前審理申請人是否滿足國內產業的經濟要件。該案的申請人是NPE,其不生產涉案產品。行政法官認為申請人自身沒有生產涉案產品,也沒有提供充分的證據證明其在專利許可方面進行重大的投資,據此認定申請人沒有滿足國內產業的經濟要件,ITC在之后的復審中也維持行政法官的此項裁決。

2017年的便攜式電子設備案(案號:337-TA-994),以及該案后續在美國聯邦巡回上訴法院(CAFC)的上訴案,是百日程序中的又一里程碑式案件。該案申請人Creative Technology Ltd.是新加坡的軟件公司,其與美國子公司Creative Labs, Inc.(合稱“Creative”)于2016年3月24日訴至ITC,稱三星等公司生產的智能手機侵犯其第6,928,433號美國方法專利(“433專利”),后來谷歌主動加入該案與這些被申請人并肩作戰,原因是“所有被申請人是因為其電子產品含有谷歌的Play Music應用程序而被訴”。ITC于2016年5月11日正式立案,決定啟動百日程序。2016年8月19日,該案行政法官作出初裁,認定433專利屬于抽象技術概念,而非具體技術方案,不應該獲得專利保護,因而無效,被申請人沒有違反337條款。隨后ITC終裁支持了初裁。Creative不服,上訴至CAFC。2017年10月13日, CAFC維持了ITC對便攜式電子設備案的裁決,即認定涉案專利無效,三星等被申請人勝訴。我所在該案中代理三星。由于ITC就專利有效性問題啟動了百日程序,其間所有工作圍繞該問題展開,與該問題無關的證據開示暫停,正式立案后3個月行政法官就簽發了認定專利無效的初裁。此案提前一年左右結案,大幅降低了應訴成本。

經過將近5年的試點之后,ITC于2018年4月26日頒布了《程序規則》(Rules of Practice and Procedure)的修正案 ,將始于2013年的百日程序試點計劃正式納入規則,成為規則的一部分。此次修正案中新增加第210.10節第(b)條第(3)款,授權ITC指令行政法官在立案后100天內就潛在的案件決定性問題(potentially dispositive issues)作出初裁。需要說明的是,此次修正案并未列舉哪些屬于對整個案件具有決定性影響的問題,而是由ITC自由裁量。實踐中,對整個案件具有決定性影響的問題主要包括:是否存在國內產業、是否滿足進口要件、涉案專利是否具有可專利性或申請人是否適格等。根據新規,行政法官可以就指定的決定性問題加速完成庭審,并有權決定是否在這百日內中止其他證據開示。

根據筆者統計,自2013年3月疊層包裝案(337-TA-874)中百日程序首度得到適用以來,ITC在至少10起337調查案件中啟動了百日程序, 其中6起跟國內產業相關。國內產業經濟要件問題仍然是大多數百日程序案件所要解決的決定性問題。因此,百日程序這一程序問題,實則與“國內產業”要件的門檻高低等實體問題密不可分。然而,在這一問題上,2018年的固態硬盤337調查案(337-TA-1097)降低了國內產業經濟要件的門檻,其潛在趨勢是更多NPE有機會在ITC提起337調查。

涉外交易的區別性

與美國聯邦地區法院的知識產權訴訟不同,337調查中的申請人還需要額外證明對于受知識產權保護的產品在美國已經存在相關的國內產業或者相關的國內產業正在建立過程之中,即證明其滿足經濟要件(economic prong)和技術要件(technical prong)的要求。通俗地講,經濟要件一般要求申請人或其被許可人對已建立或者正在建立的美國產業有相應投資,技術要件通常要求申請人或其被許可人使用了涉案的知識產權(例如使用了涉訴專利的技術)。在固態硬盤案中,ITC在2018年6月作出的關于國內產業的終裁推翻了該案行政法官的說理,允許將研發費用納入國內產業經濟要件的計算范圍,即使該等研發費用與涉訴知識產權無關。ITC在該案中的決定降低了337調查申請人證明國內產業經濟要件的難度,將會導致更多在美國沒有生產活動的知識產權人提起337調查,尤其是會導致更多的NPE提起專利類337調查。這對大公司,特別是在美國有重要商業利益的跨國公司以及中國大型企業,均是一項挑戰。

具體而言,根據《美國法典》第19章第1337(a)(3)條,為證明其存在國內產業,申請人須證明對于受保護的產品:(A)其對工廠和設備有相當數量的投資;(B)其有相當數量的勞工或者資金的使用;或者(C)其對知識產權利用(包括工程、研發或許可)有實質的投資。對于337調查的申請人來說,將相關投資計入(A)或者(B)項更為有利,因為其無需額外證明相關投資與涉訴知識產權相關,只要其與受保護產品相關;而(C)項則額外要求相關投資與涉訴知識產權相關。在該案之前,行政法官通常僅允許將生產類相關的投資計入(A)或者(B)項,而非生產類的研發等投入則計入(C)項,這增加了部分在美國沒有生產活動的知識產權人提起337調查的難度。ITC在該案終裁中認定相關337條款內容、立法歷史和ITC的先例并不支持將非生產性的投資排除在(A)或者(B)項之外。基于該解釋,ITC在該案中將與工程(engineering)相關的廠房投入納入(A)項,并將參與產品設計開發的美國員工的勞動成本納入(B)項。

因此,在國內產業經濟要件門檻降低的趨勢下,可能會出現更多采用百日程序處理國內產業問題的案件。固態硬盤337調查案后,在實體法規則的天平傾向于專利權人(申請人)一側的同時,百日程序則為被申請人充分利用案件事實應對這種趨勢提供快速應對之路。

啟示和建議

(一)百日程序是337調查快速結案的制勝法寶之一

在牛磺酸337案中,經3家中國牛磺酸生產企業及其律師的努力推動下,啟動百日程序是案件取得“速勝”的關鍵。如上文所述,百日程序的最大優勢在于為當事人提供了快速的證據開示、事實查明和裁決機制,為取得速勝創造了條件,并將應訴337調查對企業的負面影響降到最低。完整的337調查程序通常需要16到18個月,而本案從立案到申請人撤訴只歷時一個月。在沒有百日程序的情況下,即便應訴企業勝訴,結案的時間也將大大延后,需要耗費大量的人力物力資源。因此,對于可能適用百日程序的案件,涉訴企業應盡全力說服ITC啟動百日程序。

(二)產業聯合應訴可行

牛磺酸產業約30家在牛磺酸337調查案中采用產業聯合應訴聘請頂尖大所的模式,結果證明此種模式不僅大大降低了應訴成本,同時也保證了案件應訴質量。涉訴產業內的共同被告聯合應訴可以集中各方的資源和力量應對共性的問題,協調各方的立場,確保以最小的代價勝訴。在本案中,中國涉訴企業的共性問題是主張申請方未滿足國內產業要件。

除了常見的國內產業、可專利性、專利所有權瑕疵等問題,337調查案件中被訴企業的共性問題還包括專利無效或者頒布相關排除令與公共利益不符抗辯。在有效降低案件成本、避免資源浪費的同時,聯合應訴可以將“好鋼用在刀刃上”,集中精力與資源充分挖掘對方薄弱之處,尋找有力的抗辯點,力爭速勝結案。

(三)盡早聘請專業律師分析案件,避免錯失最佳時機

在得知涉訴337調查之后,被訴企業應盡早聘請專業律師評估啟動百日程序的可能性;如存在一定的可能性,建議盡早著手準備請求ITC啟動百日程序的申請文件。申請方提交起訴狀后兩周內這段時間十分寶貴,為確保律師有充分的時間了解情況和準備申請,選聘律師的時間最好在申請人提交訴狀的一周之內。本案中,申請人于2019年1月30日提交訴狀,此時正值農歷新年前夕,3家應訴企業應對積極,并于2019年2月14日向ITC提交了啟動百日程序申請,最后取得勝訴。該等勝利與3家企業團結一致、應對得當,在跨境訴訟壓力狀況下體現出的快速響應與決斷能力是分不開的。

(四)百日程序速度快、任務重,企業與律師間的配合是關鍵

與正常的337調查程序相比,百日程序“麻雀雖小,五臟俱全”,該有的程序都有,只是時間更緊,需要在時間極度壓縮的情況下完成任務。我個人的感受是,普通程序下,337調查的時間進度是以“月”計,百日程序的時間則以“天”計,爭分奪秒,這是工作常態。無疑,這給辦案律師帶來極大的挑戰。應訴企業和外部律師的配合以及信任極為重要,否則在短短百天內無法完成高強度的工作。(責編 李立娟 美編 趙佳)

作者簡介:冉瑞雪

美國科文頓·柏靈律師事務所(Covington & Burling LLP)合伙人

執業經歷

美國(紐約州)執業律師,也有中國律師執業資格,跨國知識產權爭議解決專家,專于337調查以及美國法院的專利和商業秘密訴訟,也幫助中國企業處理全球知識產權爭議,是代理中國企業應訴美國337調查最早及最多的律師之一,擅長中國企業/產業的重大疑難案件,經典案件包括幫助寶鋼和中國鋼鐵行業在美國337調查中獲得歷史性勝訴。

獲北京市三八紅旗獎章(2014)、中國十五佳知識產權律師(Asian Legal Business,2016)、中國最佳知識產權律師(China Law &Practice,2018)。

編輯:張凱華

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